Contrato de cesión de propiedad intelectual

Qué es y cuándo se utiliza

El contrato de cesión de propiedad intelectual transmite todos los derechos sobre una propiedad intelectual identificada de una parte a otra. La definición de "Propiedad Intelectual" del contrato es amplia: patentes y solicitudes de patente, derechos de autor, marcas, secretos empresariales, know-how, diseños registrados o no, derechos sobre bases de datos y nombres de dominio.

Se utiliza cuando una empresa necesita ser titular, y no solo usuaria, de algo creado por otra persona. Los casos habituales son una startup que asume el código o las invenciones que un fundador desarrolló antes de constituir la sociedad, una empresa que adquiere una cartera concreta de derechos de otra, y un cliente que se asegura la titularidad del trabajo de un profesional externo. Tras la firma, el cedente no conserva derechos sobre la propiedad intelectual cedida y no puede usarla, licenciarla ni explotarla, salvo en lo que el contrato permita expresamente.

Quién lo firma y en qué papel

Firman dos partes:

• El cesionario, la sociedad que adquiere la propiedad intelectual.
• El cedente, la persona física o jurídica que la posee o la ha creado y la transmite.

El cesionario puede transmitir el contrato y la propiedad intelectual cedida a una sociedad sucesora o vinculada sin consentimiento del cedente. El cedente necesita el consentimiento escrito del cesionario para ceder el contrato.

Cláusulas principales

Alcance de la cesión

Determina cuánto se transmite. Hay tres opciones: toda la propiedad intelectual relacionada con una materia o proyecto definido, incluidas mejoras y obras derivadas; solo los elementos enumerados en un anexo, reservándose el cedente todo lo demás; o toda la propiedad intelectual creada durante un periodo, limitada a la creada con medios del cesionario o relacionada con su actividad. Se indican la materia o proyecto y, en su caso, las fechas de inicio y fin del periodo.

Invenciones previas

Regula la propiedad intelectual que el cedente ya tenía antes del contrato. Puede enumerarse en un anexo y quedar excluida, con licencia al cesionario si se incorpora a los entregables; el cedente puede declarar que no existen invenciones previas relevantes; o la propiedad intelectual previa puede seguir siendo del cedente con una licencia amplia, perpetua, gratuita y sublicenciable a favor del cesionario.

Renuncia a derechos morales

Los derechos morales son el derecho del autor a ser identificado y a oponerse a un trato perjudicial de la obra. Las opciones son una renuncia total (con el compromiso de no ejercer los derechos que no puedan renunciarse), una renuncia solo al derecho de integridad, de modo que se siga reconociendo al cedente como autor cuando sea comercialmente viable, o ninguna renuncia.

Contraprestación

El cedente cobra mediante un precio único, mediante regalías sobre los ingresos netos con informes trimestrales y derecho de auditoría anual, o mediante participaciones en el cesionario.

Declaraciones y garantías del cedente

Son las promesas del cedente sobre la propiedad intelectual. La versión completa cubre titularidad, originalidad, no infracción, ausencia de cargas y reclamaciones, y que no existen cesiones previas incompatibles, con vigencia durante un periodo tras la cesión. La versión limitada solo cubre titularidad y facultad para ceder, y lo demás se transmite "tal cual". La versión cualificada por conocimiento ofrece las garantías principales solo en la medida en que el cedente las conozca tras una indagación razonable.

Colaboración posterior

Tras la firma, el cedente puede tener que firmar documentos para inscribir la cesión en las oficinas de patentes, derechos de autor y marcas, o ayudar a defender los derechos. Las opciones son colaboración plena con un poder irrevocable, colaboración razonable a costa del cesionario con un límite de horas anuales, o colaboración limitada a los documentos de inscripción.

Propiedad intelectual de terceros y código abierto

Trata los componentes que no son del cedente. El cedente puede declarar que no los hay; enumerarlos en un anexo y garantizar que solo usan licencias permisivas (sin cláusulas copyleft como la GPL); o enumerar todos los componentes con cualquier licencia, asumiendo el cesionario las obligaciones de cumplimiento.

Reversión de derechos (opcional)

Esta cláusula opcional permite que los derechos vuelvan al cedente si el cesionario no hace un uso comercial real en un número de meses, o si el cesionario entra en insolvencia o se disuelve. La alternativa es una cesión absoluta e irrevocable.

El contrato incluye además cláusulas estándar sobre la transmisión de la titularidad, una indemnización del cedente por incumplimiento de garantías, por infracciones anteriores a la cesión y por cargas no declaradas, y la confidencialidad.

Qué suelen negociar las partes

El cesionario busca la cesión más amplia, garantías firmes y que no haya reversión. El cedente busca una cesión acotada, una responsabilidad limitada y cierta protección si la propiedad intelectual no llega a utilizarse. Las posiciones equilibradas de la skill, que Dealroom propone como punto medio cuando las partes no coinciden, son:

• Invenciones previas: enumerarlas en un anexo y excluirlas, con licencia para lo que se incorpore a los entregables, o dejarlas en manos del cedente con una licencia amplia.
• Derechos morales: renunciar al derecho de integridad y conservar el derecho a ser reconocido como autor.
• Garantías: declaraciones cualificadas por conocimiento, que la skill describe como un compromiso aceptable para la mayoría de las operaciones.
• Colaboración: colaboración razonable a costa del cesionario, sin poder irrevocable.
• Código abierto: componentes declarados y solo con licencias permisivas.

En el alcance, enumerar elementos concretos es la opción más próxima al centro, mientras que ceder toda la propiedad intelectual relacionada favorece claramente al cesionario. En el precio, las tres fórmulas se inclinan solo ligeramente hacia una u otra parte, de modo que la elección suele depender de la operación. La reversión es un punto de tensión real: la reversión por falta de uso favorece al cedente y la cesión absoluta, al cesionario.

Jurisdicciones e idiomas disponibles en Dealroom

Dealroom ofrece este contrato para California, Inglaterra y Gales y España, redactado en inglés o en español. La versión de California aplica la ley y los tribunales de California e incluye el límite del artículo 2870 del Labor Code y el aviso del artículo 2872. La versión de Inglaterra y Gales aplica la ley y los tribunales ingleses y recoge el requisito de forma escrita y firma para ceder derechos de autor de la Copyright, Designs and Patents Act 1988 y la inscripción de las cesiones de patentes conforme a la Patents Act 1977. Para una cesión redactada de forma nativa conforme a la Ley de Propiedad Intelectual española, véase el contrato de cesión de propiedad intelectual en España.

Errores frecuentes

• Un alcance impreciso. La skill advierte de que el alcance debe estar claramente definido para ser exigible y de que uno excesivamente amplio puede impugnarse.
• Olvidar las invenciones previas. Sin un anexo, el cedente puede transmitir sin querer propiedad intelectual valiosa, o alegar más tarde que nunca transmitió un elemento clave.
• Ignorar los límites para empleados en California. Una cesión por periodo de un empleado no alcanza las invenciones de tiempo personal protegidas por el artículo 2870.
• Tratar los derechos morales como transmisibles. Pueden renunciarse, con límites, pero no cederse; los derechos sobre arte visual reconocidos en Estados Unidos por la VARA no son renunciables.
• Pasar por alto el código abierto. Nadie puede ceder lo que no es suyo, y las licencias copyleft pueden obligar a publicar código propio.
• No prever la inscripción. Sin cláusula de colaboración, o con una muy limitada, el cesionario puede tener que acudir a los tribunales para que el cedente firme.
• Sin contraprestación real. Una transmisión sin precio y sin escritura formal (deed) puede no ser exigible.

# 1. Leer las cláusulas, las opciones y los datos que pide
curl https://dealroom.todo.law/api/v1/agent/templates/IP_ASSIGNMENT \
  -H "Authorization: Bearer drk_YOUR_KEY"

# 2. Crear el contrato (las cláusulas que no indique toman la opción por defecto)
curl -X POST https://dealroom.todo.law/api/v1/agent/deals \
  -H "Authorization: Bearer drk_YOUR_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
  -d '{
    "schema": "dealroom.solo-intake/1",
    "contractType": "IP_ASSIGNMENT",
    "governingLaw": "SPAIN",
    "language": "es",
    "dealName": "Prueba IP_ASSIGNMENT",
    "selectionPolicy": "defaults"
  }'