Contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual

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Qué es y cuándo se utiliza

Es un contrato de cesión redactado de forma nativa conforme al Derecho español: la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, LPI), en particular sus artículos 43 a 50 sobre transmisión de derechos, y, para los derechos registrados, la Ley 24/2015 de Patentes y la Ley 17/2001 de Marcas. Se utiliza cuando una empresa adquiere derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) sobre una obra, un programa informático, una base de datos o un diseño de su autor/a o titular: por ejemplo, una sociedad que compra los derechos del software escrito por un/a desarrollador/a autónomo/a, o de las ilustraciones o diseños encargados a una agencia.

El Derecho español interpreta las cesiones de forma restrictiva. Conforme al artículo 43 de la LPI, los derechos y modalidades no cedidos expresamente quedan reservados al/a la cedente; la cesión nunca alcanza modalidades desconocidas al tiempo de firmarla; y, salvo pacto, el plazo es de cinco años y el territorio, el país en que se realiza. Todas las cláusulas del contrato están redactadas teniendo en cuenta estas reglas.

Quién lo firma y en qué calidad

Firman dos partes:

• El/La Cesionario/a, que adquiere los derechos.
• El/La Cedente, autor/a o titular que los transmite.

Los datos concretos de la operación (la propiedad intelectual y las modalidades cedidas, el precio o el porcentaje de regalías, el posible periodo de exclusiva, el plazo, el territorio y la forma de mencionar la autoría) se recogen en un Anexo de PI Cedida.

Cláusulas principales

La skill tiene ocho cláusulas negociables, cada una con tres opciones. Para cada cláusula fija además una opción de partida para cuando las partes aún no han elegido, que se indica a continuación.

Ámbito de la cesión

Total (los cuatro derechos de explotación para todas las modalidades conocidas, con la declaración expresa de que se quiere una cesión completa), específico (solo las modalidades del anexo, reservándose el resto; es la opción de partida) o limitado (modalidades pactadas en un territorio y un plazo determinados, sin sublicencia sin consentimiento del/de la cedente).

Exclusividad

Exclusiva, de modo que solo explota el/la cesionario/a, ni siquiera el/la cedente (art. 48 LPI); no exclusiva, de modo que el/la cedente puede explotar y licenciar a terceros, mientras que el/la cesionario/a necesita consentimiento para sublicenciar (opción de partida); o exclusiva temporal, que pasa automáticamente a no exclusiva tras el periodo de exclusiva fijado en el anexo.

Derechos morales

Respeto total, que incluye mencionar la autoría, la integridad, la consulta antes de la primera divulgación y el derecho de arrepentimiento con indemnización; un compromiso "pragmático" del/de la cedente de no ejercerlos de forma que obstaculice irrazonablemente la explotación normal, manteniendo la integridad (opción de partida); o ejercicio solo de la paternidad, invocando la integridad únicamente frente a un perjuicio sustancial al honor o la reputación.

Contraprestación

Precio único pagadero en 30 días, con la declaración de que encaja en las excepciones del art. 46.2 LPI; regalías sobre los ingresos netos de explotación, con estados trimestrales, derecho de auditoría anual y un mínimo garantizado (opción de partida, por ser la regla general del art. 46); o fórmula mixta con un anticipo que se recupera con las regalías futuras.

Garantías del cedente

Amplias (originalidad, titularidad exclusiva y libre de cargas, no infracción, ausencia de reclamaciones y de cesiones previas incompatibles, y capacidad, con indemnización; opción de partida), limitadas (solo titularidad y capacidad) o mínimas (solo capacidad, con cesión "tal cual").

Propiedad intelectual preexistente

Listada en anexo y excluida, pero licenciada al/a la cesionario/a de forma perpetua y gratuita (opción de partida); listada y excluida, negociándose aparte cualquier licencia; o sin exclusión, de modo que todo lo entregado se cede.

Duración

La duración legal máxima de los derechos (vida del autor/a más 70 años para los derechos de autor, el periodo de registro para patentes y marcas), desplazando expresamente los cinco años supletorios; un plazo determinado, al término del cual los derechos revierten y el/la cesionario/a deja de explotar; o cinco años (opción de partida), renovables por escrito con al menos 90 días de antelación.

Resolución de conflictos

Juzgados de lo Mercantil (opción de partida), arbitraje institucional conforme a la Ley de Arbitraje con facultad para adoptar medidas cautelares, o mediación seguida de los Juzgados de lo Mercantil.

Las cláusulas estándar regulan la entrega de archivos fuente y materiales en diez días hábiles, treinta días de asistencia técnica sin coste, la inscripción en la OEPM cuando proceda, la legitimación del/de la cesionario/a frente a infractores, la confidencialidad de los términos económicos durante tres años, un límite de responsabilidad igual a la contraprestación total (con excepciones para la infracción, las garantías del/de la cedente, el dolo y la confidencialidad) y la regla de que nada en el contrato supone renuncia a los derechos morales.

Qué suelen negociar las partes

El/La cesionario/a busca una cesión total, exclusiva y larga, un precio único, garantías amplias y que se incluya todo lo entregado. El/La cedente busca reservarse modalidades, territorios o tiempo, participar en los ingresos de explotación, limitar sus garantías y proteger su nombre y la integridad de la obra.

Cuando las partes no se ponen de acuerdo, Dealroom propone las posiciones equilibradas de la skill:

• Ámbito: específico, según el anexo.
• Contraprestación: mixta, anticipo más regalías.
• Garantías: limitadas a titularidad y capacidad.
• Conflictos: mediación seguida de los Juzgados de lo Mercantil.

En exclusividad y duración, las opciones más próximas al centro son la exclusiva temporal y el plazo determinado. En la propiedad intelectual preexistente, listarla con licencia gratuita o con licencia aparte se inclinan solo levemente en sentidos opuestos. En derechos morales todas las opciones se inclinan hacia una parte: el respeto total favorece al/a la cedente, la atribución únicamente favorece al/a la cesionario/a y el compromiso pragmático queda entre ambas.

Jurisdicciones e idiomas que admite Dealroom

Se ofrece solo para España, en español o en inglés. Todas las cláusulas son específicas del Derecho español. Aplica el principio de buena fe del Código Civil y la interpretación restrictiva del artículo 43.1 LPI, con las reglas de programas de ordenador de los artículos 95 a 104 LPI cuando se cede software. Para California o Inglaterra y Gales, consulta el contrato de cesión de propiedad intelectual.

Errores frecuentes

• No enumerar las modalidades de explotación. La no mencionada se entiende no cedida.
• Omitir la duración o el territorio. Sin ellos, la cesión dura cinco años y se limita al país en que se realiza.
• Intentar renunciar a los derechos morales. Esa cláusula es nula; procede un compromiso de no ejercicio.
• Un precio alzado sin justificación. La remuneración proporcional es la regla general, por lo que el tanto alzado debe encajar en una de las excepciones legales.
• Ceder sin contraprestación. Puede impugnarse por falta de causa (art. 1274 del Código Civil).
• No separar la propiedad intelectual preexistente. Sin anexo, el/la cedente puede entregar trabajo previo sin querer.
• No inscribir la cesión de patentes. Sin inscripción en la OEPM, no es oponible a terceros de buena fe.